美国商标法的域外适用及中国应对

刘想树 张俊雅

当今世界，商标的使用呈现出全球化之特点。随着经济全球化的日益推进和互联网等现代信息技术的发展，商品的跨国流动成为企业永续发展的策略，国家之间市场联系更为紧密，跨国贸易日趋频繁。美国一直是自由贸易的主要倡导者，同时也是主要受益者。作为世界贸易强国，美国高度重视对知识产权的保护。为了防止本国商标法律制度被规避或架空，自20世纪中叶以来，美国积极扩张相关管辖权范围，突破严格的地域性限制，确立商标法的域外效力，积极对发生于美国域外的商标侵权行为加以规范。美国依据效果标准推行本国商标法的域外适用，通过司法手段规制对美国域内商业活动产生损害效果或不利影响的域外商标侵权行为。随着知识产权国际保护的多边合作陷入低潮，商标法的域外适用也成为美国在国际合作之外跨境保护其商标利益的选择之一。(1)韩书立：《我国专利法的域外适用问题研究》，载《法学评论》2021年第4期，第1页。这种单边主义的做法，有效保护了跨国贸易中受损害的美国商标权人，维护了美国商业利益和企业商标利益。当前，我国由贸易大国向贸易强国转变，高水平对外开放不断推进，我国企业已经深度参与到国际贸易中，但是商标保护法律体系仍有待完善。美国商标法域外适用的效果标准对我国商标域外保护具有启发和借鉴意义。鉴于此，本文以美国商标法的域外适用为考察对象，结合美国商标法域外适用的实践，分析和归纳其域外适用的特征，进而探讨我国如何有效处理和应对涉外商标侵权纠纷案件，维护本国商业利益和商标利益的进路。

本文探讨的美国商标法域外适用，(2)域外适用主要包括三种行为：一是国家制定含有域外适用条款的立法行为；
二是法院实施域外司法管辖的行为；
三是国家行政机关强制或者引导域外实体、个人遵守其国内法的行为，但是不包括一国国内法院通过冲突规范指引适用本国法的行为。参见韩永红：《美国法域外适用的司法实践及中国应对》，载《环球法律评论》2020年第4期，第166页。本文重在考查上述第二类行为。以法律的域外效力为“因”，以法律的域外适用为“果”；
(3)宋晓：《域外管辖的体系构造——立法管辖与司法管辖之界分》，载《法学研究》2021年第3期，第173页。同时区别于传统国际私法领域经冲突规范指引选择本国商标法作为准据法予以适用的情形，主要指美国法院实施域外司法管辖将相关国内法直接适用于域外行为，从而实现跨国保护本国商业利益和商标权人利益的目标。(4)当侵权行为发生在美国境外时，美国法院首先要明确国内法具有域外效力，应域外适用，从而认定美国法院具有事项管辖权。事项管辖权是美国法院审理和裁决某一类案件的权限范围。在判断事项管辖权后，如果美国联邦法院结合对人管辖权要件判定对案件具有管辖权，则美国法院可以对该被告行使域外司法管辖。参见李庆明：《论美国域外管辖：概念、实践及中国因应》，载《国际法研究》2019年第3期，第8页。

20世纪中叶后，随着资本的扩张和跨国经济活动日益频繁，美国法院在反垄断、贸易、证券等审判实践中认识到严格属地主义已经过时——市场是跨越国界的，监管和规制也应如此。(5)屈文生：《从治外法权到域外规治——以管辖理论为视角》，载《中国社会科学》2021年第4期，第56页。于是，美国开始采用单边主义的做法，对管辖权进行扩张，寻求国内法域外适用的法律依据，进而创立并强化了美国法域外适用的效果标准，并使该标准成为美国实现政策目标和维护国家利益的重要工具。

(一)理论基础：效果标准的确立

效果标准(effect test)，是指美国法院对发生在本国域外但是对本国域内产生实质不利效果或者影响的域外行为进行规制，从而对相关行为人行使管辖权。效果标准最早适用于刑法领域。1911年，美国联邦最高法院认定在一州管辖区域外的行为如若意图在区域内产生损害后果的，该州有权惩罚行为人，由此在涉及各州的域外管辖事项上暗示了效果标准。(6)李庆明：《论美国域外管辖：概念、实践及中国因应》，载《国际法研究》2019年第3期，第11页。域外管辖指的是一国将其法律的适用范围或者司法和行政管辖范围拓展至该国领土之外，包括域外立法管辖、域外执行管辖与域外司法管辖。在随后的司法实践中，美国法院对效果标准的适用有所反复。至1945年，美国联邦第二巡回上诉法院在美国诉美国铝业公司案(United States v.Aluminum Co.of America)中突破了属地主义，确立了反垄断法域外适用的效果标准。(7)United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416(1945).自此，效果标准开始盛行于美国司法实践，成为美国国内法域外适用的基石。(8)Austen L.Parish, Morrison, The Effects Test, and the Presumption Against Extraterritoriality: A Reply to Professor Dodge, Cambridge University Press, 2011, pp.399-402.

通常情况下，美国倾向于认为具有市场属性的法律应得以域外适用，例如反不正当竞争法、证券法和反垄断法。其中，商标法正是典型的市场性法律，受到美国市场经济变革的直接影响。20世纪初，美国经济由区域性走向合并统一，迫切需要对联邦商标法进行修改以适应不断变化的市场经济。1946年，美国《兰哈姆法》(Lanham Act)正式颁布，该法为在州际贸易中使用的商标提供了统一法律保护。

随着经济全球化的发展，商品贸易推动了联邦市场向全球市场的演变，商品和信息流跨越国家地理边界的情形日益频繁，美国商标亦因此在全球贸易中屡遭侵权，从而损害美国商标权人在市场竞争中建立的品牌商誉。由于《兰哈姆法》赋予商标权人较高水平的保护以及更有利的程序规则和标准，美国企业在跨国商标侵权争端中通常认为通过本国法院解决争端更具吸引力，为此借助《兰哈姆法》寻求救济，希望诉诸美国法院而非在行为发生地国解决争议。(9)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 204-205(2006).美国法院也认为，应该加强对美国利益的保护，有力地规制对美国造成特定影响的域外行为。因此，早期美国法院试图扩大其商标法效力范围，以保护不断扩张至域外的美国利益。

法律域外适用分析的核心在于判断国会的立法意图。如果国会立法中明确规定域外适用的条款，美国法院首先会执行域外适用条款来行使管辖权；
如果国会立法中未明确规定法律域外适用条款，美国法院则根据实际情况来决定是否行使管辖权。(10)李庆明：《论美国域外管辖：概念、实践及中国因应》，载《国际法研究》2019年第3期，第11页。据此，美国法的域外适用除了通过明确“特定的国会立法授权”来实现外，还可以通过法院解释立法来实现。由于国会未明确商标法的效力范围，美国联邦最高法院需要解释国会是否意图通过商标法规范域外行为，(11)Chon and Margaret, Kondo-ing Steele v. Bulova: The Lanham Act’s Extraterritorial Reach via the Effects Test, 25 Boston University Journal of Science and Technology Law 530, 544-545(2019).进而推断美国商标法是否具有域外效力。

美国联邦最高法院在斯蒂尔诉宝路华钟表公司案(Steelev.BulovaWatchCo，以下简称Steele案)中认为，国会有权规制包括与外国之间以及各州之间的贸易，因此，商标法是可以实现域外适用的。(12)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 205-206(2006).由于影响法院考虑的因素有很多，法院通过判例发展的效果标准在反不正当竞争法、商标法和反垄断法等各领域的严格程度不同。以Steele案为起点，美国法院在商标法域外适用实践中确立了较为严格的效果标准，以限制美国法院管辖权的过度延伸。

(二)首次实践：效果标准的适用

一如前述，美国联邦最高法院于1952年在Steele案中明确《兰哈姆法》具有域外效力，(13)Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S.280(1952).首次将效果标准运用到美国商标法域外适用的司法实践中，对效果及于美国的域外商标侵权行为进行规制。其有关《兰哈姆法》域外适用的效果标准通常被称为Steele标准，包括三个判断因素：其一，被告的行为是否对美国的商业活动产生影响(an effect)；
其二，被告是否为美国公民；
其三，美国法院作出的判决是否会与外国法律发生冲突。(14)赵雷：《美国商标权保护的域外扩张》，载《电子知识产权》2013年第7期，第76页。

1.案情简介

在Steele案中，原告Bulova公司是钟表行业颇负盛名的手表制造商，为美国“BULOVA”商标专用权人。被告Steele是在墨西哥经营钟表业务的美国公民，其在墨西哥抢注了“BULOVA”商标，并从瑞士和美国进口该品牌手表零部件，运输至墨西哥加工贴附“BULOVA”商标后销售。Bulova公司收到了大量墨西哥边境的美国珠宝商关于假冒手表的投诉，经检查发现这些被投诉的假冒手表来自被告。尽管被告Steele没有在美国销售假冒手表，但这些手表被在墨西哥消费的美国公民购买并拿到美国珠宝店要求维修，手表回流到美国管辖领域内。原告遂在德克萨斯州地区法院提起诉讼。被告辩称，《兰哈姆法》不能规制美国公民在墨西哥(美国域外)的侵权行为，法院对本案缺乏管辖权。德克萨斯州地区法院以缺乏管辖权为由驳回原告诉讼请求，美国联邦第五巡回上诉法院撤销了一审法院的判决，被告不服，于是案件上诉到美国联邦最高法院。

2.法院释理

美国联邦最高法院从三个方面论述商标法具有域外效力。首先，《兰哈姆法》规定的“美国国会合法规范的所有商业”表明国会有意赋予《兰哈姆法》域外效力。《兰哈姆法》第45条规定“由国会控制商业贸易规范，追诉在贸易中对标记进行欺骗性或者误导性使用的行为”，该法将“商业”定义为“美国国会合法规范的所有商业”，(15)《兰哈姆法》第45条，15 U.S.C.§ 1127。“美国国会合法规范的所有商业”包括美国与外国之间以及各州之间的贸易,表明国会有意赋予联邦法院广泛的司法管辖权审理美国公民在域外实施的行为，并追究“任何从事商业行为的主体”侵犯他人商标权的责任。(16)《兰哈姆法》第32条，15 U.S.C.§ 1114。其次，依据属人管辖原则，国会在规范美国公民的行为时，可以将法律的适用范围扩张到美国领土之外。一般而言，在国会没有明确表示其有意将某一法律用于规范域外行为时，该法律效力仅及于美国边界。但是，国际法并不禁止美国管辖本国公民在国外实施的行为。因此，国会有权禁止美国公民行使的不公平贸易行为，即使该行为发生在美国领域之外。最后，原告商标的影响范围已超越本国领域，其早已通过广告等方式在国内外建立了良好商誉，当域外商标侵权行为损害原告利益时，法院应该延伸商标法的效力范围，保护原告利益。

法院进而指出，《兰哈姆法》域外适用应考虑三个因素：被告的行为是否对美国的商业活动产生影响(an effect)，被告是否为美国公民以及美国法院作出的判决是否会与外国法律发生冲突。具体到Steele案，其一，被告Steele存在假冒原告Bulova公司商标的域外商标侵权行为，导致美国消费者对商品来源产生混淆，且其活动范围不限于墨西哥。被告在美国购买了原告公司的手表零部件，并且该假冒产品又回流到美国境内，受到美国境内珠宝商的投诉，这表明被告行为已对美国的商业贸易产生不利影响。其二，诉讼双方为美国公民。其三，诉讼期间被告Steele在墨西哥注册的“BULOVA”商标已被撤销，美国法院作出的判决不会与墨西哥法律发生冲突。因此，美国法院可依《兰哈姆法》对被告的域外商标侵权行为行使管辖权。

Steele案是美国联邦最高法院审理的《兰哈姆法》域外适用第一案，也是唯一判例。此案确立了较为严格的商标法域外适用效果标准，为美国法院依据《兰哈姆法》规制域外商标侵权行为提供了基本的分析框架。

自Steele案后，美国法院将效果标准广泛运用于商标法域外适用的司法实践，效果标准的适用呈现渐进宽松的趋势。由于美国联邦最高法院没有在Steele案中明确效果标准的三个因素是否均必须满足，以及每个因素应赋予多大权重，在此后的案件审理中，一些法院发现沿用此判例难度很大。随着司法实践的日渐丰富，美国各联邦巡回上诉法院在《兰哈姆法》域外适用Steele案效果标准的基础上又增加了一些更具操作性的检验标准，形成了不同的弹性判断标准，(17)杨松才：《论美国知识产权法的域外适用》，载《法学杂志》2007年第5期，第113页。扩大了《兰哈姆法》域外适用的范围。

(一)Vanity Fair标准

美国联邦第二巡回上诉法院是第一个解释Steele标准的联邦法院，它在名利场米尔斯诉伊顿公司案(VanityFairMills,Inc.v.T.EatonCo，以下简称Vanity案)中对域外适用Steele标准加以完善，发展出Vanity Fair标准，又称三因素判断标准(three-factor test)。Vanity Fair标准要求：其一，被告行为是否对美国商业产生实质性的(substantial)影响；
其二，被告必须是美国公民；
其三，法院作出的判决是否会与外国法律发生冲突。(18)Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633(1956).

在Vanity案中，原告Vanity Fair Mills服装公司位于宾夕法尼亚州，是美国“VANITY FAIR”商标专用权人。该公司自1917年起在加拿大以“VANITY FAIR”商标制造和销售女性内衣，在美国和加拿大均具有一定知名度。被告Eaton公司位于加拿大，1915年，其注册加拿大“VANITY FAIR”商标并贴附在生产的服装上，并于1933年将其注册的服装商标类别扩增至“女性内衣、紧身胸衣、腰带和其他基础服装”。1943年至1953年间，被告在美国购买原告“VANITY FAIR”商标内衣并运输至加拿大销售，原告遂在纽约地区法院起诉被告商标侵权，地区法院以缺乏管辖权为由驳回原告起诉。案件最终提交到美国联邦第二巡回上诉法院，该法院在Steele标准基础上提出了Vanity Fair标准，并据此对Vanity案进行分析。

首先，就被告行为是否对美国商业产生实质性影响而言，原告在美国和加拿大均销售同品牌内衣，被告从美国购买“VANITY FAIR”商标内衣后运输至加拿大销售的行为对美国商业活动产生实质性影响，能够满足第一个因素；
其次，被告必须是美国公民，美国有权规范其公民在国外的行为，本案中被告不具有美国国籍，不能满足该因素；
最后，法院作出的判决不与外国法律发生冲突，由于被告是加拿大合法“VANITY FAIR”商标权人，该因素也是无法满足的。因此，上述三个因素中有两个因素无法满足，法院对该案没有管辖权。美国联邦第二巡回上诉法院认为，“缺少其中一个因素法院仍可能具有管辖权，但若两个因素都未能满足无疑是致命的”，(19)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 208-209(2006).但在后来的美国大西洋里奇菲尔德公司诉阿科格罗布斯国际股份有限公司案(Atlantic Richfield Co.v.Arco Globus Intern.Co., Inc)中，美国联邦第二巡回上诉法院进一步明确，对美国商业的实质性影响是《兰哈姆法》域外适用的必要因素。(20)Atlantic Richfield Co. v. Arco Globus Intern. Co., Inc.150 F.3d 189, 192 n.4(1998).

美国联邦第二巡回上诉法院在Vanity案中明确提出的Vanity Fair标准比Steele标准更为严格，Steele标准只要求域外商标侵权行为对美国商业产生影响，而Vanity Fair标准要求的影响是实质性的。不过，Vanity Fair标准中各个因素亦不是一成不变的。在沃纳科股份有限公司诉威富公司案(Warnaco Inc.v.VF Corp)中，地区法院拓宽了Vanity Fair标准的适用，认为即使损害是由美国公司的西班牙子公司造成的，法院仍可以基于股权控制认定被告的美国公民身份。(21)Warnaco Inc. v. VF Corp., 844 F.Supp.940(1994).同时，如果外国公民在美国居住四年以上或者实际控制美国公司超四年，也能被视为美国公民而满足身份因素。(22)A.V. by Versace, Inc. v. Gianni Versace, S.p.A.,126 F.Supp.2d 328,337(1989).在卡尔文克莱工业股份有限公司诉BFK香港有限责任公司案(Calvin Klein Industries, Inc.v.BFK Hong Kong, Ltd)中，地区法院认为只要被告的行为可能导致原告的销量下降，也能满足对美国商业造成实质性影响的因素。(23)Calvin Klein Industries, Inc. v. BFK Hong Kong, Ltd, 714 F.Supp.78(1989).在橘滋股份有限公司诉贝拉国际有限责任公司案(Juicy Couture, Inc.v.Bella Intern.Ltd)中，法院指出，正在域外进行的平行诉讼不影响《兰哈姆法》的域外适用，但是域外适用必须谨慎，因为外国作出的判决很有可能与美国判决产生冲突。(24)Juicy Couture, Inc. v. Bella Intern. Ltd., 930 F.Supp.2d 489(2013).

(二)Timberlane标准

Timberlane标准不再拘泥于前述标准中的某一个或者某些因素，而是综合权衡各方面的利益，包括考虑美国利益和外国利益，以判断商标法的域外适用是否具有合理性。(25)凌宗亮：《域外商标使用行为的效力及其判断》，载《知识产权》2019年第12期，第49页。商标法域外适用中的Timberlane标准又被称为合理性判断标准(rule-of-reason test)，要求满足三个因素：其一，被告行为是否对美国商业产生一些影响(some effect)；
其二，该影响必须足以导致法律可识别的损害；
其三，与其他国家相比，与美国商业利益和联系是否足够强大。

美国联邦第九巡回上诉法院在富国银行诉富国银行速递公司案(Wells Fargo & Co.v.Wells Fargo Express Co)中将Timberlane标准作为商标法域外适用的弹性判断标准。(26)Wells Fargo & Co. v. Wells Fargo Express Co. 556 F.2d 406(1997).在该案中，原告是位于美国加利福尼亚州的“WELLS FARGO”商标专用权人，该商标在全球享有较高知名度，并且在多个国家都获得了注册，被告Wells Fargo Express公司未经许可在美国和欧洲使用了原告的“WELLS FARGO”商标，原告遂起诉至法院要求禁止被告使用该商标。地区法院依据Vanity Fair标准驳回原告的主张，然而美国联邦第九巡回上诉法院撤销了地区法院的裁决，将美国反垄断法域外适用的Timberlane标准引入该案，该标准是美国联邦第九巡回上诉法院在1976年反垄断法域外适用的廷布莱因木材公司诉美洲银行案(Timberlane Lumber Co.v.Bank of America)中确立的。(27)Timberlane Lumber Co. v. Bank of America., 549 f.2d 597(1976).在本案中，法院甚至认为Timberlane标准的适用只需要满足两个条件：被告行为对美国商业产生了一些影响(some effect)以及某些礼让因素的结合分析。(28)在影响因素方面，有些法院要求产生一些(some)影响，而有些法院认为产生(an)影响即可。美国联邦第九巡回上诉法院对Steele案进行解释时认为，由于美国联邦最高法院没有明确被告侵权行为对美国商业的影响必须是实质性的，因而被告Wells Fargo Express公司对美国商业影响不一定非得达到实质性影响。

美国联邦第九巡回上诉法院随后在美国海洋花园股份有限公司诉马克贸易公司案(Ocean Garden, Inc.v.Marktrade Co)中进一步明确商标法域外适用的Timberlane标准，(29)Ocean Garden, Inc. v. Marktrade Co. 953 F.2d 500(1991).认为必须满足三个要件：被告行为对美国商业产生一些影响(some effect)；
该影响必须足以导致法律可识别的损害；
与其他国家相比，与美国商业利益的联系是足够强大的。其中第三个因素又分为七个部分，要求法院进行考虑以便与其他因素相平衡，包括：(1)与外国法律或政策的冲突程度；
(2)当事人的国籍或对所属国或者政府的忠诚以及公司的营业地点或主要营业地点；
(3)美国法律的执行能够在多大程度上得到遵守；
(4)与其他地方的影响相比，对美国影响的相对重要性；
(5)是否具有损害或影响美国商业的主观故意；
(6)这种影响的可预见性；
(7)与国外行为相比，在美国境内发生的侵权行为的相对重要性。

与Vanity Fair标准相比，Timberlane标准要求法院根据多个不同因素做出权衡，使得法院在分析域外适用时可以作出更加宽泛、灵活的解释。美国联邦第九巡回上诉法院放宽了影响因素，只要求被告域外发生的侵权行为对美国商业产生一些影响，而非必须达到实质性影响程度，这种影响通常表现为经济损失。而在乔氏超市诉哈拉特案(Trader Joe’s v.Hallatt)中，美国联邦第九巡回上诉法院将影响的范围扩大到商誉。(30)Trader Joe’s v. Hallatt., 835 F.3d 960(2016).该案被告转售商品是从美国境内购买且仅在加拿大销售，转售货物没有回流到美国。美国联邦第九巡回上诉法院判断被告行为是否对美国商业产生影响时，认为被告的侵权行为损害了原告的商誉并且降低了美国商标的价值，足以对美国商业造成一些影响。但是，由于Timberlane标准通常不考虑与外国法律可能存在的冲突，因而遭到学者的批评。批评者认为，Timberlane标准的模糊轮廓导致对商标法的域外适用可能与外国法律发生冲突，而Vanity Fair标准更能实现协调和平衡外国商标权的总体目标。(31)Leaffer, Marshall, The Extraterritorial Application of U.S. Trademark and Copyright Law, 3 International Intellectual Property Law & Policy 33, 33-10-33-11(1998).

(三)实质性影响标准

实质性影响标准不考虑被告的公民身份、与外国法律相冲突等因素，仅关注域外商标侵权行为是否对美国商业产生了实质性影响。该标准由美国联邦第一巡回上诉法院在麦克比诉得利卡公司案(McBeev.DelicaCo，以下简称McBee案)中提出。法院认为，只要域外商标侵权行为对美国商业产生了实质性的影响(a substantial effect)，即可主张《兰哈姆法》进行域外适用，对外国公民在美国境外的侵权行为主张管辖权。(32)Webster and Jason, Trademark Law-Extraterritorial Application of the Lanham Act-McBee v. Delica Co., Ltd, 30 Suffolk Transnational Law Review 263, 263-264(2006).

在McBee案中，原告Cecil McBee是全球著名的美国爵士乐家，多次在日本举办巡回演出。被告日本Delica公司未经原告许可以其名字注册日本商标“CECIL MCBEE”，并且将该商标贴附在其生产的女性服装上。该公司在日本创建了CECIL MCBEE官方网站对其商品进行宣传，用户可以通过搜索引擎(如谷歌)检索到该网站并查看CECIL MCBEE产品的详情，包括CECIL MCBEE商店的位置和电话号码，但该公司的销售仅限于日本国内，且无法通过网站在线购买。然而，该商标导致不知情的美国和日本消费者对产品来源产生了混淆，原告遂向美国缅因州地区法院起诉被告虚假署名和商标淡化，认为被告行为损害了其在日本和美国的声誉。地区法院应用Vanity Fair标准时发现对本案缺乏管辖权，美国联邦第一巡回上诉法院则撤销了地区法院对Vanity Fair标准的适用。

美国联邦第一巡回上诉法院认为，美国宪法规定了国会的两项权力：其一，国会对美国公民的权力，即使该公民在美国领域外；
其二，国会对与外国进行贸易的权力。因此，法院对美国公民的行为规制具有宪法基础，当然享有管辖权。但是如果侵权人并非美国公民，对其域外侵权行为的规制与否，应该取决于美国公司对外贸易的影响力(foreign commerce power)。21世纪初，美国品牌已经在全球范围产生巨大影响力，外国被告在域外实施的商标侵权行为往往对美国商业造成损害，进而影响美国贸易的发展。全球性的商标侵权是美国公司对外贸易进程中面临的一个主要问题。据一位评论人士称，目前每年因未经授权使用美国商标而造成的企业损失高达2 000亿美元。(33)McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107(2005).

基于美国公司在全球贸易中积累的巨大影响力，从保障原告针对外国被告域外侵权的诉讼权利角度出发，法院扩张了域外适用的范围，提出了实质性影响标准。美国联邦第一巡回上诉法院认为，依据《兰哈姆法》的立法目的，当被诉侵权行为对美国商业活动产生实质性影响时，对被告行使管辖权即是合理的。因此，对商标法域外适用的正确分析是：“先询问被告是不是美国公民，如果不是美国公民，则以实质性影响作为确定管辖权的唯一标准。”实质性影响标准需要有力的证据证明“美国在诉讼中具有足够强大的利益”，该方法还必须符合《兰哈姆法》的核心目的，即防止美国消费者混淆并保护商标权人在商标中的经济利益。(34)Brendan J.Witherell, Trademark law—the Extraterritorial Application of the Lanham Act: the first Circuit Cuts the Fat from the Vanity Fair Test, 29 Western New England Law Review 193, 213-214(2006).但是，法院有管辖权并不意味着必须管辖，法院在决定是否行使域外管辖权时，还需要考虑礼让因素，即美国法院行使管辖是否会与外国法律相冲突。(35)McBee v. Delica Co., 417 F.3d 107(2005).在上述McBee案中，由于流入美国的被告商品数量较少，不足以构成对美国商业的实质性影响，因此美国联邦第一巡回上诉法院最终裁定不予管辖。

相较于Vanity Fair标准，实质性影响标准较为宽松，确立了两步分析法：首先，如果被告是美国公民，则法院具有管辖权，并且不需要再考虑其他因素；
其次，如果被告为外国公民，则要看被告的行为是否对美国商业产生实质性影响，当然法院也可能基于一些礼让因素分析放弃管辖。

美国商标法域外适用是美国商业利益外溢的结果。在经济全球化的背景下，美国商标面临全球范围的侵权风险，美国法院有意通过扩张《兰哈姆法》的效力范围，保护美国商业利益和企业商标利益。

(一)弹性标准：多元并存

纵观美国商标法域外适用的司法实践，继美国联邦最高法院首次在Steele案中确立《兰哈姆法》域外适用效果标准后，效果标准被不同联邦法院解释，进而确立了三种弹性判断标准：Vanity Fair标准、Timberlane标准和实质性影响标准。三种标准之间互有关联却又各有侧重，形成了多元并存的局面。

美国联邦第二巡回上诉法院提出的Vanity Fair标准旨在规范美国公民在域外作出的对美国商业产生实质性影响的域外商标侵权行为，同时考量对被告作出的判决是否会与外国法律发生冲突。美国联邦第九巡回上诉法院则将反垄断法域外适用的Timberlane标准引入商标侵权案中，该标准采用较为宽松的影响因素，同时考虑一些其他礼让因素平衡美国及他国利益，体现对外国主权的尊重。而美国联邦第一巡回上诉法院则将“实质性影响”作为确立管辖权的唯一要件，显著扩大了商标法域外适用的范围，导致即使是外国人也可能对美国商业利益造成损害的域外侵权行为负责。

然而不同弹性判断标准之间存在显著分歧。首先，就影响因素而言，Vanity Fair标准和实质性影响标准均采用较为严格的影响要件，要求对美国商业产生实质性影响，而Timberlane标准仅要求对美国商业产生影响即可。其次，就被告人的身份而言，Vanity Fair标准要求被告必须是美国公民，而Timberlane标准和实质性影响标准不要求被告的美国公民身份，即使是外国人也可能基于与美国的关联性而受美国法院的管辖。最后，Vanity Fair标准和Timberlane标准均要求礼让因素分析，但该因素在实质性影响标准中并不是确立管辖权的前提条件。

美国商标法域外适用各弹性判断标准也是渐进发展的。随着跨国贸易和司法实践的丰富，各弹性判断标准中公民身份和与外国法冲突的因素所占权重日渐减少，到了McBee案法院已经不将公民身份以及和外国法冲突因素作为商标法域外适用的必要条件。这反映美国在国内利益保护和尊重外国主权等因素中价值判断的变迁。随着美国利益的扩张以及跨国侵权的频繁发生，美国法院更加注重域外侵权行为对美国商业的效果或影响的广度与强度，从而认定其与美国利益之间的关系，将商标法直接适用于规范其领域外的人和行为。

(二)规制类型：域外侵权

商标法具有天然的市场属性，市场条件的变化是商标法发展的动因。当不存在跨国商品贸易的情况下，美国商标法的效力范围被限制在本国领域内。但是随着经济全球化的发展，到了20世纪30、40年代，原有的贸易格局被打破，美国商品贸易逐渐与欧洲、北美洲等国家融合，呈现出国际化的趋势。与此同时，一些发生在国外的行为也能对美国境内原材料的生产、美国商标权人的商誉等产生不利影响。面对如此贸易格局，如果仍将美国商标法的范围限制在本国领域内，去维护没有边界的国际贸易，那么美国商标法将失去维护市场公平竞争之功能。于是，美国国会赋予1946年《兰哈姆法》规范所有相关市场并在相关市场受到影响的范围内进行域外适用的重任。该相关市场所囊括的广阔范围，既包括美国国内州际之间的市场，也包括美国与外国进行贸易的市场。立足于此，美国《兰哈姆法》可以规制在美国之外发生的对美国商业产生不利影响的域外商标侵权行为，进而对建立良好商誉的美国商标进行域外保护。

美国法院对侵权行为域外性的关切也曾经历变迁。一般而言，法院通常需要考察被告在美国域内采取的行为。只有当侵权行为至少部分发生在美国时，美国法院才会认定依据《兰哈姆法》规制域外商标侵权行为是适当的。(36)Foreign Relations Law-Lanham Act Extraterritoriality-Ninth Circuit Applied Lanham Act to Wholly Foreign Sale, 130 Harvard Law Review 1946, 1948-1949(2017).例如，美国联邦第四巡回上诉法院表明，当侵权行为发生在外国时，与美国之间的联系要比侵权行为地强，则要求被告必须是美国公司，且在美国境内必须做出某些行为，如此，法院才能依据《兰哈姆法》进行域外适用。又如，当被告在美国境内加工、保障和配送商品，并且该商品全部出口到国外市场销售时，通常而言，被告不会受到美国法院的管辖。但是，如果商标权人也在美国或国外市场上从事相关商业活动，被告的商品即使是在国外市场销售的，也会实际上损害原告的利益，(37)张伟君、张韬略：《从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题》，载《同济大学学报(社会科学版)》2017年第3期，第115页。从而证明与美国之间的联系要比侵权行为地强，触发美国商标法的域外适用。随着市场的发展，侵权行为几乎无法要求具有前述域内因素，侵犯商标权的商品可能完全在国外生产和销售，无需跨境回流到美国。一言以蔽之，只要发生在域外的侵权行为实质性地损害美国商业利益，即美国为“损害利益中心地”(或为“侵权行为效果地”)时，该行为即可被视为具有域内因素，从而对权利人进行域外保护。如在范多伦橡胶公司诉玛纳泰克企业案(Van Doren Rubber Co.v.Marnatech Enters)中，法院认为原告的海外销售(在墨西哥)转移，导致“美国原告合并持股的价值减少”，以及对“原告商誉的直接损害”满足影响要件，对被告行使域外管辖。(38)Van Doren Rubber Co. v. Marnatech Enters., CIV.A.(1989).

总体来看，美国法院对侵权行为域外性的认定要素呈现出单一化的走向。随着司法实践的发展，法院将商标法域外适用范围扩大到更为纯粹的域外行为，只要域外商标侵权行为损害美国境内商标专用权人的利益，美国法院即可依据效果标准主张商标法域外适用。据此，越来越多的外国公司被置于《兰哈姆法》的管辖范围之下，该法逐渐成为保护美国商标免受外国侵权的有力武器。

(三)保护法益：本国利益

商标法本身具有地域性，如中国商标法仅规制中国境内发生的商标使用行为，并不为其在美国境内受到的侵害提供保护，商标权人欲在美国获得法律保护，必须在美国境内取得独立的商标专用权。这种地域性特征使长期以来许多国家法院仅管辖本国境内发生的侵犯本国商标权的案件。“法律的地域性属于效力范围问题，任何法律都是以地域性为原则，以突破地域性为例外。”(39)孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载《中外法学》2020年第5期，第1297页。经济全球化打破了地域性的束缚，受商标权保护的商标在国外市场中积累了巨大经济价值，并且超越地域性具有了溢价效应。正因如此，美国法院认为，商标权人在市场竞争中对商标享有无形利益，这种利益能够随着商品的自由流通到达任何市场。

美国《兰哈姆法》立法目的在于防止美国消费者混淆并保护商标权人享有的商标利益，二者是商标法保护的一体两面。如果域外商标侵权行为导致消费者对美国商品来源产生混淆，损害了美国境内商标权人的利益(包括经济损失和商誉损害)但未得到及时救济，商标法的根本目的将落空。美国法院在长期实践中认为，一个国家将其商标法的效力范围聚焦于国内是正常的，但这并不足以维护其商标利益。美国《兰哈姆法》的管辖范围取决于在何种程度的约束下，其维护商标权人利益的目的得以实现。当商标权人的利益遭到域外损害时，美国通过扩张本国商标法的效力范围保护本国企业商标利益，从而避免扩大商标权人经济上的损失或者商誉损害。因此，美国《兰哈姆法》实际上保护的是本国商标权人在全球范围内积累的商标利益。

诚如前述，对美国商业造成的影响要件是商标法域外适用的核心。由于《兰哈姆法》保护美国商业利益，其触发域外适用的连结点便不是侵权行为发生地，而是该行为所影响的商业活动或商业利益的国别关联或国家归属。因此，对商标法域外适用的关键在于考察域外行为对作为侵权行为效果地的美国商业影响的程度是否足够强烈，进而触发法院对域外商标侵权行为的管辖。

值得注意的是，美国法院近年来有回归保守主义的倾向，开始限缩管辖权。(40)杜涛：《美国联邦法院司法管辖权的收缩及其启示》，载《国际法研究》2014年第2期，第83页。2010年，美国法院在莫里森诉澳大利亚国民银行案(Morrison v.National Australia Bank)中确立反域外适用推定原则(presumption against extraterritoriality)对域外适用进行限制。(41)Morrison v. National Australia Bank, 561 U.S.247, 256(2010).反域外适用推定原则是美国法院长期遵循的一项原则，指的是如果美国某一部成文法没有明确其能否域外适用，则推定该法不能域外适用。受反域外适用推定原则的影响，2010年后，美国《兰哈姆法》域外适用案件数量又逐渐跌回到较低的平均值。一些学者甚至建议美国联邦最高法院推翻Steele案，并通过缔结商标国际条约的方式保护本国商标权，如此可以确保不侵犯他国主权。(42)James Christopher Gracey, Thou Shalt Not Steele: Reexamining the Extraterritorial Reach of the Lanham Act, 21 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 823, 823-824(2019).

美国商标法域外适用是时代发展的产物，在规范市场竞争和保护美国利益中发挥了重要作用。当前我国正稳步推进“一带一路”建设，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局正加快形成。随着中国品牌全球影响力的提升，大量企业商标利益也早未局限于我国领土范围之内。从维护国家利益和海外利益的角度出发，我国提出要“加快推进我国法域外适用的法律体系建设”，为“一带一路”建设和中国企业“走出去”提供全方位的法治保障。基于对美国商标法域外适用的考察可以认为：一方面应防范美国商标法域外适用对我国的负面影响，另一方面需推动我国商标法域外适用的制度建设，形成防御与进取并行的应对机制。

(一)对美国商标法域外适用的应对思考

1.政府要加强规划和引导，完善保障机制建设

美国商标法域外适用可能导致商标权域外效力的过度扩张，从而影响国际贸易业务的顺利开展。这种单边做法在最大限度保护本国利益的同时，也容易导致外国企业在美国之外进行商业活动的风险和不确定性有所增加，并且对不同性质的管辖规则之间的秩序造成混乱，构成对他国主权的变相干预。我国政府要加强对中国企业的保障机制建设，维护国家利益和私人利益。

首先，政府要引导企业利用美国商标法寻求法律救济，建立个案咨询制度，做好个案应对。我国企业普遍缺乏了解海外国家争议解决机制的意识，难以有效应对跨国诉讼在内的突发事件。政府应发挥引导作用，针对可能存在的域外管辖问题，制作企业突发事件应急指南，及时更新海外重点国家商标维权指南，提高企业风险识别、安全保障、纠纷化解的意识和能力。当企业在非本国境内受到实际损害或者损害威胁时，提供信息指导，帮助企业及时寻求维权办法，从而引导企业做好个案应对。

其次，依法不予承认与执行美国法院滥用商标法域外管辖权作出的判决。当美国商标法的域外适用明显损害我国国家利益和私人利益，有损我国司法主权时，我国拒绝承认与执行相应判决。同时，可以在我国商标法及其司法解释中设置专门的安全阀条款，为在美国商标法不当域外适用中遭受损失的中国企业提供救济。

最后，当美国法院恶意滥用美国商标法效果标准对中国企业实施不合理的域外适用时，最恰当的方式是对其进行阻断。目前各国尚未就域外适用问题达成共识，意欲寻求国际争端解决尤为困难，通过国内法采取对等的单边保护措施是主要的应对方式。我国出台的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》《反制裁法》为我国反制提供了有力武器，在必要的情况下，我国政府可以依据相关法律规定对美国展开对等制裁和反击。

2.企业要加强风险防范意识，维护自身正当权益

美国商标法域外适用的效果标准并非国际通行的规则，域外适用案件辐射范围涵盖亚洲、欧洲、北美洲的多个国家，被告往往陷于强制管辖的讼累。我国企业已成为美国法院商标法域外适用的对象，在可以预见的将来，必然会有更多中国企业受到美国商标法域外适用的影响。对此，我国企业应事前加强整体性合规业务的打造，事后成立专业律师团队积极跨国应诉抗辩。

首先，企业要深入了解美国商标法域外适用的触发点、判断标准、防范措施和应对要点等，在此基础上，全面系统地梳理经营管理过程中存在的纠纷风险，以及可能对企业造成商誉损失或者经济损害的其他风险。企业要针对常见的商标合规风险制定预案，并且采取有效措施妥善处理，防止风险的扩大和蔓延。

其次，从事涉外业务的企业要专门就海外投资与贸易设置专项合规机制。在海外业务拓展的过程中，企业要深入研究业务所在国法律法规和相关国际规则。重点加强尊重美国企业商标权方面的海外合规经营制度建设，及时申请注册商标权，对存在业务往来的目标公司进行尽职调查，规范实施商标权的许可和转让。

最后，我国企业如果受到美国法院商标法的域外适用，应聘请专业律师团队，充分利用美国商标法域外适用的自限制度，维护自身正当权益。我国企业可以援引美国商标法域外适用效果标准中的影响因素、国际礼让因素、被告国籍因素以及反域外适用推定原则等，主张不能对其直接适用美国商标法。在橘滋股份有限公司诉贝拉国际有限责任公司案(43)Juicy Couture, Inc v. Bella Intern. Ltd, 930 F.Supp.2d 489(2013).和美国工程与分销有限责任公司诉山东玲珑轮胎有限公司案(Engineering and Distribution, LLC v Shandong Linglong Rubber Co)(44)Engineering and Distribution, LLC v Shandong Linglong Rubber Co, 682 F.d292(2012).中，我国企业积极应诉抗辩，最终法院裁定由于被告未能满足Vanity Fair标准中美国公民身份以及侵权行为对美国商业的实质性影响等因素而不具有管辖权。

(二)对我国商标法域外适用的前路探索

1.立法上探索我国商标法域外适用的路径和模式

地域性原则是各国商标法的基石。(45)《保护工业产权巴黎公约》第6条。然而，在经济全球化的背景下，恪守严格的地域性原则无法满足保护国家利益和国民利益的客观需求。随着我国与世界各国经贸往来日益频繁，我国企业已经深度参与到全球价值链之中。商标侵权行为也突破国家地理疆界日益复杂。侵权人在域外实施的行为，可能给境内商标权人造成实质性损害，蚕食企业的市场份额，甚至损害公平竞争的市场秩序。

“从法律功能层面上看，一国的法律从整体而言，最基本的功能就是保护本国国民、企业等利益”(46)上海市第一中级人民法院课题组：《我国法院参与中国法域外适用法律体系建设的路径与机制构建》，载《法律适用》2021年第1期，第157页。，因此，探索我国商标法域外适用的路径和模式，捍卫我国商标利益实属必要。美国商标法虽然允许在特殊情况下突破地域性原则对域外商标侵权行为行使管辖权，但仅限于特殊情况，且严格限制了适用条件，如限制美国公民在境外实施的行为，境内外行为相互关联，以及境外的行为在境内造成实质性影响等。(47)孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载《中外法学》2020年第5期，第1300页。尽管美国各级法院域外适用的标准有所不同，但其具体的适用条件对我国在涉外商标侵权判定中突破地域性考量域外因素具有借鉴意义。

我国需以规范国内外相关市场为着力点，合理确定商标法域外适用的范围和条件。具体而言，当域外商标侵权行为的影响或者效果跨越国界，并实质损害我国商业利益和商标利益时，即我国为“损害利益中心地”(或为“侵权行为效果地”)，可以扩张对商标权人利益的保护范围，对来自域外的有损国内商业利益和企业商标利益的商标侵权行为进行规制，从而有效保护本国利益，维护公平竞争的市场秩序。效果标准强调的是作为“损害利益中心地”的我国向受侵害的我国商标权人提供的最便捷或者迅速的救济方式，以尽可能弥补侵权行为所造成的损失。(48)戚春华：《跨国网络活动效果管辖原则适用问题研究》，载《兰州交通大学学报》2021年第3期，第115页。

2.重视我国法院在域外适用中所发挥的作用和功能

法院作为独立的审判机关，其参与制度构建具有天然的温和性，也更容易被国际社会接受。(49)霍政欣：《国内法的域外效力：美国机制、学理解构与中国路径》，载《政法论坛》2020年第2期，第189页。同时，积极的司法实践有望反哺立法，为我国构建进取型域外适用法律制度积累必要的经验和智慧，这主要是因为，我国商标法的域外适用制度构建是一种立足于实践“理性的经验主义立法进路”，需要通过“边做边学来循序渐进地完成”。(50)韩永红：《美国法域外适用的司法实践及中国应对》，载《环球法律评论》2020年第4期，第177页。因此，法院需发挥其司法能动性，在个案适用和裁决的基础上推动商标法域外适用的法律体系建设。

美国商标法域外适用的司法实践表明，美国联邦各巡回上诉法院在扩张国内法的效力范围中扮演了十分重要的角色。美国正是通过一个个案件的解释和适用，构建了美国商标法域外适用的规则体系。而我国商标法域外适用的司法实践较少，相关实践和理论也倾向于国内法思维，更需要赋予司法机关更大的司法规制权，通过司法实践推动法律体系的构建和完善。近年来，我国部分法院在涉外商标侵权判定中借鉴美国效果标准将域外商标侵权行为纳入本国商标侵权判定的考量范畴，例如，在“上海柴油机股份公司与江苏常佳金峰机械公司侵犯商标权纠纷案”(51)江苏省(2015)苏知民终字第00036号民事判决书。以及“浙江容大商贸有限公司诉于逊刚侵害商标权纠纷再审案”(52)浙江省高级人民法院(2016)浙民再121号民事判决书。坚持上述观点的还有浙江方爵进出口有限公司与中华人民共和国镇江海关等撤销海关处罚纠纷上诉案，河南新驰国际贸易有限公司、刘连杰侵害商标权纠纷案等。中，法院均认为行为人的域外商标侵权行为客观上实质损害了国内商标权人的利益，最终判定构成侵权。由于对于效果标准的适用法院拥有较大的裁量权，因此，在面对愈加复杂的涉外商标侵权案件时，法院可以结合具体案情，适度扩张商标法的域外适用空间，比如将商标法扩张适用于对我国利益或者商标权人利益造成损害的外国公民。

美国在涉及商标侵权纠纷的司法管辖上持强势立场，在特殊情况下突破地域限制，基于效果标准主张商标法的域外适用，源自国际市场经济的变革，是经济全球化背景下美国追求利益最大化的结果。这种进取型管辖权体系最大限度地保护本国的海外利益，是国际社会和国际法发展中的客观现象。(53)进取型管辖权体系指的是一国在本国体系内确立尽可能广泛的管辖联系，尤其是域外管辖联系和适当的普遍管辖权，并在遵循一定要求和程序的情形下，通过充分发挥管辖权功能的方式，来满足自身履行国际义务的需要，保护本国国家利益和国民利益的需要，以及对他国事物和国际事务进行适当的、合法性介入的需要。美国基于效果标准确立的域外管辖属于进取型管辖权的范畴。参见宋杰：《进取型管辖权体系的功能及其构建》，载《上海对外经贸大学学报》2020年第5期，第27页。我国已经成为世界经济贸易大国，拥有全球最丰富的产业链条，是全球价值链中具有影响力的产业大国。然而，我国在享受经济全球化所带来的发展红利的同时，也面临着包括商标诉讼在内的日益频繁的涉外争讼与法律风险。

习近平总书记在中共中央政治局第二十五次会议集体学习时的重要讲话，为我国知识产权保护工作指明了方向。法院要从国家战略角度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权司法保护工作，为促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局贡献司法力量。(54)贺荣：《践行习近平法治思想 全面加强知识产权司法保护》，载《人民日报》2021年1月4日，第11版。鉴于美国商标法域外适用能够为我国商标域外保护提供可操作性的标准，我国法院可借鉴美国商标法域外适用的效果标准，在遵守现有商标规则的基础上，根据案情适度考量对我国商业利益和商标利益造成实质性影响的域外因素，从而强化对公平竞争的保护，彰显知识产权强国战略中的司法责任担当。