美国外观设计侵权判定标准及其在FTO中的应用

张晓川 宋鸣镝

根据我国《专利法》，判定是否侵犯外观设计专利，是以是否相同或者实质相同为判定标准。判断外观设计是否相同或者实质相同时，以整体观察设计特征、综合判断整体视觉效果为原则，即将被诉侵权设计可视部分的全部设计特征与授权的外观设计专利的设计要素逐一进行比对分析，之后再对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑，最终作出判断。

美国的外观设计侵权判定标准是否与我国的一样呢？经调研发现，二者还是有所区别的。美国是典型的判例法国家，不同时期的判决标准也有所差异，而通过个案处理的探讨，不断推动了美国外观设计专利侵权判定标准的完善。

（一）Gorham 案的普通观察者检测

美国联邦最高法院一百多年前在Gorham Mfg.Co.v.White 案（以下简称“Gorham 案”）中建立了普通观察者检测（也称实质相似性检测、Gorham 检测），来判断被控侵权产品外观与涉案专利外观设计是否实质相似。

图1 分别是Gorham 公司于1861 年获得的餐用大汤匙与餐叉把柄的外观设计专利（左）、White 公司于1867 年获得的关于餐叉与汤匙把柄的专利（中）和1868 年获得的另一项专利（右）。

图1 Gorham案中的外观设计

White 大量生产销售上述两款汤匙与餐叉，故而Gorham 以专利侵权为由向下级法院起诉，以求禁止White 的生产销售行为。最高院认定，普通观察者如果尽到了一个购买者在消费时通常会注意的义务，但两个外观设计相似的程度足以欺骗观察者，诱导其误以为是受专利保护的外观设计产品而进行购买，则构成了对外观设计专利的侵权。这就是普通观察者检测的具体内容，实质上是要求“外观实质性相似”的标准。

（二）Litton 案的新颖点检测

美国法院在判断外观设计专利侵权时，首先采用普通观察者检测，判断被控侵权产品外观与涉案专利外观设计是否实质相似。在满足了普通观察者检测要求后，再进行新颖点检测，判断被控侵权产品外观是否使用了外观设计专利区别于在先外观设计的新颖点。如果普通观察者检测要求与新颖点检测要求同时满足，则专利侵权指控成立。

1984 年，美国联邦巡回上诉法院在Litton Systems Inc.v.Whirlpool Corp.案（以下简称“Litton案”）中认定，最高法院在Gorham 案中确立的普通观察者检测仍适用于该案。然而，在确定外观设计专利侵权时，即使两个外观设计看起来非常相似，“被控侵权产品必须擅自使用了将专利外观设计从在先外观设计中区别开来的该专利外观设计的新颖点”，也就是说，被控产品必须使用了涉案外观设计专利的新颖点，才能构成专利侵权指控成立。

但新颖点检测存在一些固有的缺陷，例如：如果涉案外观设计专利存在多个新颖点的话，被控产品是不是必须使用了全部的新颖点才能被认定侵权？如果不是，使用哪些新颖点才能被认定为侵权？如果涉案专利仅仅是现有设计特征的组合，相对在先设计不存在新颖点，这时又该如何适用新颖点检测标准呢？

（三）Egyptian 案的侵权判定标准的调整

在2008 年的Egyptian 案中，美国联邦巡回上诉法院认定普通观察者标准应当是确定外观设计专利是否侵权的唯一标准，正式摈弃了新颖点检测标准，但是强调在适用普通观察者检测标准对比外观设计专利以及被控产品的时候，应当充分考虑在先设计的作用。

在Egyptian 案中，涉案外观设计专利是多个现有设计特征组合而成，并不存在新颖点。该案不能确定出涉案专利的新颖点，故无法使用新颖点检测。否定新颖点检测，并非不分析涉案专利与现有设计的区别特征，与之相反，检视新颖点是授权设计与被诉侵权产品和现有设计比较的重要内容。图2 中右一为涉案专利，右二为被控侵权产品，左一和左二均为现有设计。

图2 Egyptian案中的外观设计

联邦巡回上诉法院认为：当基于在先设计研究专利和被控产品的区别时，普通观察者的注意力会被引导至外观设计专利本身和在先设计的区别上；
当涉案专利与在先设计非常接近的时候，涉案设计专利与被控产品的细微差别在普通观察者的眼里将会变得非常明显。

这样的普通观察者检测更符合逻辑。特别是对于专利外观设计与在先外观设计接近的案件，如果缺少参照的背景，将难以回答一项外观设计是否与另一项外观设计相似，而在先外观设计就提供了这样一种参照背景。专利外观设计与被控侵权产品外观在这种参照背景中进行比较，在先外观设计在比较过程中常常是有用的。如果参照背景由多项在先外观设计组成，普通观察者在审视时，这些在先外观设计就能够突显专利外观设计与被控侵权产品外观之间的区别。

根据美国外观设计侵权判定的最新标准，在专利自由实施分析（FTO）的侵权判定中可以采用实质相似认定、差异点认定、差异点检测和判定结论等四个步骤来进行分析。现就以轮胎的花纹设计为例，来说明美国外观设计侵权判定标准的具体应用。美国外观设计专利USD770970S 和目标外观设计如图3、图4 所示。

图3 USD770970S

图4 目标设计

（一）实质相似认定

在确认两项外观设计是否属于实质相似时，主要考虑二者所产生的视觉效果对观察者的影响是否一致。如果在普通观察者眼里，两个外观设计的相似程度足以欺骗观察者，以至于诱导观察者误购买了目标设计，则二者实质相似。

目标设计与外观设计专利970 是否实质相似，可以通过表1 中设计要素的相同点与不同点的比较来认定：

表1 目标设计与外观设计专利970的设计要素的异同点

由于整个胎面花纹的三列花纹块的设计及中部花纹块的高度相似性，难以认定目标设计完全不会对观察者产生误导行为。因此，目标设计与外观设计专利具有一定的实质相似。

（二）差异点认定

差异点是指外观设计专利相对于在先外观设计的区别设计特征。专利CN201430230857 和CN201430251677 均是外观设计970 的权利人所申请的外观设计专利，将其作为在先外观设计来认定970专利相对于现有设计的差异点（见表2、表3）。

表2 现有设计857与外观设计专利970的设计要素的异同点

表3 现有设计677与外观设计专利970的设计要素的异同点

（三）差异点检测

差异点检测，指的是分析目标设计是否采用了外观设计专利相对于现有设计的差异点。

现有设计与外观设计970 的差异点的对比，如表4 所示。

表4 现有设计与外观设计970的差异点

（四）判定结论

根据前面确定的侵权判定标准，本案要解决的问题是，熟悉外观设计专利970 与其现有设计的普通观察者，是否会将目标设计误认为与外观设计专利970相同。目标设计与外观设计专利970 具有一定的实质相似，且目标设计使用了外观设计970 区别于在先外观设计的多处差异点，因此，难以认定目标设计相对于外观设计专利970 不存在侵权风险。

我国的外观设计侵权判定主要采用“整体观察，综合判断”的方法来判断外观设计是否相同或者实质相同。与我国不同的是，美国外观设计侵权判断标准经过了多次调整，分别是Gorham 案确立的普通观察者检测标准、Litton 案确立的新颖点检测标准以及Egyptian 案确立的最新侵权判定标准，即：摈弃了新颖点检测标准，强调在适用普通观察者检测标准对比外观设计专利以及被控产品的时候，应当充分考虑在先设计的作用。美国外观设计侵权判定标准的变化，实际上是通过对普通观察者法增加不同的约束边界，使侵权判定的过程尽可能地客观化。

这样，在进行美国外观设计专利的FTO 侵权判定时，需要完全依据美国的最新侵权判断标准并按照一定的步骤来进行分析，才能获得最接近于判决的分析结论。其中，侵权判定的步骤可以分为实质相似认定、差异点认定、差异点检测和判定 结论等。