中外专利审查中新颖性的判定比较研究

赵 顺

（吉林省市场监管厅标准院，吉林 长春 130000）

社会进步需要科技创新，发明专利是科技创新的成果。各国专利审查对新颖性的判定也存在不同的标准，不同的时期也在发生变化，只有真正适合才是最好的，并不存在最优选择，但在判定时大体方向上都是相同的，中国发明专利审查中的新颖性判定更多地为发明的创新性提供了有力保障。

1.1 韩国采用“实质性相同”的新颖性审查标准

如果要求保护的发明限定的内容和被引用的发明公开的内容没有区别，要求保护的发明不具备新颖性。另外，当要求保护的发明与被引用的发明实质上或确切地相同时，要求保护的发明不具备新颖性［1］。

韩国实用新型专利的审查，原则上对于在申请日（有优先权的，指优先权日）之前，在世界任何地方已向公众公开的发明创造不予授权。在下列情况下，发明或实用新型缺乏新颖性：①申请日之前，在韩国国内或国外为公众所知或公开使用的发明创造；
②申请日之前，在韩国国内或国外出版物上公开发表，或者通过网络公开而公众可以利用的发明创造。另外，如果一件发明或实用新型专利申请属于提交在前且公开在后的申请，那么该申请在韩国就成为影响在后申请新颖性的现有技术。这种在先提交的申请不能与其他现有技术相结合用于评判创造性。如果发明创造所属技术领域的普通技术人员依据现有技术容易创造出一项发明，那么该发明不能被授予专利权。一般来说，通过将请求保护的发明与现有技术在目的、构成以及效果方面进行比较来确定创造性。实际上，韩国知识产权局针对如何将“非常容易”基准（相对于发明专利的“容易”基准）适用于实用新型专利审查没有明确的指南，所以审查员并不能严格地总以较低的创造性基准来判断所审查的实用新型专利申请。

1.2 日本新颖性审查标准

《日本专利法》第29条规定了构成专利的要件，即“做出产业上可利用的发明的行为人，除下列发明情形外，其发明可获得专利［2］。”包括：①申请专利之前在日本国内或者国外已被公众知晓的发明；
②申请专利之前在日本国内或国外已被公开实施的发明；
③申请专利之前在日本国内或外国刊物上已有记载的发明或者通过电子通信回线能够被利用的发明。这也表明一项发明技术要获得发明专利，必须要具有新颖性、创新性以及产业上可利用的特性。专利的新颖性是针对现有技术而言，现有技术如果通过专利获得独占使用的垄断权力就会对产业的发展带来负面的影响。因此专利赋予的对象主要是针对新的发明创新。

《日本专利法》第29条没有专利的新颖性的直接规定，而是规定三个有关专利丧失新颖性的条件。也就是说，上述专利法第29条规定的三个条件之外的情形，当然也具有专利新颖性。在日本，这些发明新颖性的判断时间不是申请日，而是专利申请的具体时间，如果某技术于某天10点在学会上公开的，那么当日11点提交的申请也不具有新颖性。

1.3 美国采用“早期公开”新颖性审查标准

美国专利商标局早在2001年就开始实行“早期公开”的制度，也是向“早期公开，延迟审查”迈出的又一步。此外，美国也在探索法国的“检索报告制”。美国的专利法对新颖性要求严格细致，且明文规定，“凡在美国或者其他国家已经取得专利或者已公开于出版刊物，或在美国公开使用或销售超过一年，即丧失新颖性”。

美国专利法同样鼓励创新，保护真正有价值的发明，即符合专利法保护条件的发明。在美国的一些专利争议案件中，被许可人可以通过现有技术证明许可人的权利要求不具有新颖性，从而为许可使用费抗辩。甚至在早期一些案件中，最高法院没有质疑下级法院有权认可被许可人证明专利设备不具有新颖性的证据，只是一致同意在对专利新颖性存在冲突的证据的情况下，不会推翻下级法院关于专利有效性的裁决。后来，美国最高院发现这一原则不公平，于是拒绝颁布禁令来强制执行被许可人绝不挑战基础专利有效性的承诺。对于社会公众来说，竞争不应被无价值的专利压抑，这与真正有发明价值的专利才应当得到专利法上的特权保护同等重要［3］。

1.4 欧洲专利局新颖性审查标准

欧洲专利公约规定一项发明仅当其是新的情况下才可被授予专利［4］。所有欧洲大陆的成员国都通过等同原则，给予专利权人超过权利要求确切用语之外的法律保护。根据欧洲专利局“具体放弃”的做法，权利要求修改时引入的否定技术特征。根据公约53条第3款和第4款的现有技术，权利要求没有新颖性，具体放弃是为了恢复其新颖性。根据公约第54条第2款，对比文件和要求保护的发明如此之不相关，以至于本领域技术人员根本不会在发明完成过程考虑它，同样可以具体放弃［5］。

欧洲专利申请中对现有技术作出贡献的特定技术特征的判定时，如果在欧洲专利申请中请求保护一组发明，只有在这些发明中存在技术上相互关联的一个或多个相同或相应的特定技术特征时，方能满足公约第82条规定的发明单一性要求。一件申请中所请求保护的多项发明中，如果存在着技术上相互关联的一个或多个相同或相应的特定技术特征时，则发明具有单一性。这类技术特征的判断与现有技术是相关的。这类特征相对于现有技术而言是新的，是对创造性作出贡献。

德国作为欧洲国家，在专利新颖性判定时与欧洲专利局在现有技术是否完全公开方面对新颖性的影响也有不同，德国在技术方案层面考虑更多一些，而欧洲专利局主张判断申请的专利是否存在于现有技术中或者说以具体的形式被公开，但德国在判定方式上也在向欧洲专利局发展［4］。

法国作为老牌的专利制度大国实行“登记制”，并附以对专利申请的新颖性检索报告为基础的审查，由于检索报告的客观性，尽量地减少人为的因素与干扰，使审查更加科学和公正［6］。法国专利法要求，未包含在现有技术的发明具有新颖性［7］。现有技术状况是指在专利申请之日前通过书面或口头描述，使用或任何其他手段为公众所知悉的一切情况。

2020年中国第四次修订的《专利法》第二十二条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。此处将新颖性和创造性区分开来，新颖性更多地强调技术层面的变化和改进，也就是说更加注重技术方面有哪些创新突破，不是单纯地追求形式上的新变化，因此与创造性有所不同，不是单纯的创造，而是更注重技术层面的改进创新，更注重改进后的价值效果。

中国的新颖性审查与韩国相似，判定新颖性时考虑是否“实质相同”，并且都对申请日和公开发表范围作出明确规定。欧洲各成员国，曾经对等同基准日的判断没有形成共识，各自有自己相应的规定。美国对新颖性的要求也更加细致，在使用时限上也做了严格的规定，明确了新颖性失效的情形。在日本，判定专利发明新颖性精确到专利申请的具体时间，而不是申请日，而且日本更加明确了能够被电子通信回线利用的发明都被视为已有发明。

各国都重视在专利审查中对新颖性的判定，不同程度上纳入了对发明专利创新性的考虑。中国作为科技大国，一直鼓励自主创新，专利审查的新颖性判定更是政府引导推进科技创新的有力抓手。《专利法》几经修订，在专利新颖性判定过程中越来越强调“新”字，在专利审查中对新颖性严格把关，防止缺乏技术创新的产品重复开发，既符合中国大市场的实际国情，又能提升中国自主研发产品的核心竞争力。部分欧美国家，在专利审查新颖性判定时，同样会考虑创新性，但在某种程度上，对“新”的界定显得更加宽泛，这与他们的市场环境和科研氛围有关。而日本、韩国等亚洲国家，对新颖性判定也同样更加慎重，以免科技资源重复浪费，鼓励发明专利的真正创新。

欧洲专利局判定时强调字面解释，认为只要有不一样的地方就应该是新的。而中国相对更强调从申请文件的整体来解释保护范围，更多地注重引入了技术层面的判定内容，注重创新性。相比较而言，对于中国企业和政府管理者来说，标准化的生产制造工艺和法治的因素显得尤为重要，国内也一直坚持解放思想，大胆实践，勇于创新，敢于冲破条条框框的束缚。因为专利制度的根本应注重新颖性，新颖性是创造性的前提。有关专利申请的科学规范的新颖性检索报告就显得尤为重要，不仅能提高审查效率，还能保证审查质量。所以通常由法律部门、审查部门和专利文献部门共同协作通过检索报告来完成专利的新颖性判定，这也是很多国家都采用的方式。

国内审查新颖性时，根据《专利审查指南》中的原则进行判断。简要来说，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果两者的技术方案能够适用的技术领域、解决的技术问题、达到的预期效果都相同的话，则判定其不具备新颖性［8］。

这就对新颖性审查工作提出了明确的要求，不能停留在表面，实际审查过程中要对技术层面有更深的把握，这也是一项发明专利不属于现有技术的本质要求。审查中应以“新”字为中心，对技术标准要更深入地去了解。一项新申请的专利，如果它只是外在形式有不同，其本质在技术层面没有创新，单纯的“换汤不换药”，没有产生新的效果和改进，却投入大量的研发经费，重复发明，不仅会造成资源浪费，而且同样的产品一旦流入市场，又会加剧市场竞争。

因此，具体评定过程中，主要看申请专利的项目涉及的原理、技术和产生的作用效果是否区别于以往披露的相关知识和技术手段等，尤其是在相关领域中已经十分常见的方法。这虽然增加了一些工作量，但对科技创新却有积极的推进意义。在审查员、代理人以及申请人之间产生分歧，对一些具有特殊性的内容、技术启示方面的特点存在认知差异时，应该遵循既鼓励创新，又要确保质量的原则，求大同存小异，本质上的标准不能放宽，但要从长远效果上予以考虑。对此，在创造性判断环节中，要考虑技术特征功能，也要考虑其在整个技术方案中的效果。而不应当将技术特征进行单独对比，因为相关技术方案整体效果和其他相关方案特征具有一定的相关性和协同性，需要综合评估。可能单独来看创新力不足，但放在整体方案中却带来以往不同的改进效果，这就是有价值的发明专利。

审查员为了能让对比文件的技术特征和本发明的特征对应上，经常使用类似“技术特征b（相当于本发明的技术特征a）”的论述。这里用的“相当于”一词似乎就是前面提到的《专利审查指南》中强调的“实质相同”的体现。针对这个“相当于”，申请人和专利代理人往往会找出对比文件和本发明相关技术特征的很多不同点来论证它们并“不相当于”［9］。此时的“不相当于”就是证明所申请专利的新颖性，审查员对此处的把握尤为重要，要筛选出表面特征“不相当于”但实质特征“相当于”的专利发明。这就要求审查员具备一定的专业素质，认真检索，通过科学的报告来判定其是否具备新颖性。由于审查人员自身的专业素质和思考的角度都有不同，导致这种判定过程存在一定的主观因素，科学的检索报告可以提供比较客观的依据。另外，在技术效果评价方面应该有一个更加明确的准则，使不同的审查人员形成共识，以保证在“新”字的判断上更加客观有效。

对此，审查员还可以指出相关技术特征的很多相同点来论证它们就是“相当于”。这就是笔者在上面提到的“实质相同”中的“实质”如何操作会给新颖性判定带来不确定性。此处的实质判定就需要从多个层面考虑，不能主观判定。从判定新颖性的创新性体现方面来说，要求发明创造项目有显著改进，在实际中可以考虑其技术效果和效益。通常，专利发明产生的技术效果和效益都与创造性有着一定的联系，其在应用效果、价值的量化方面的技术特征，是评定该专利发明是否具备新颖性的关键。

习近平总书记强调：“我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。”科技创新是经济社会向前发展的重要推动力，政府也越来越重视引导创新。因此，专利新颖性审查工作就显得尤为重要，在具体判定中注重专利质量的同时要鼓励创新，不断在实践中探寻科学有效的评价体系，是专利审查工作努力的方向。